四川道融民舟律师事务所律师 陈春艳

摘要：通用名称作为一种社会资源，因使用而产生了巨大的商业价值、文化价值、社会价值。而不同使用者对于同一通用名称在使用形态、使用目的上的千差万别导致争议出现，使得通用名称进入法律调整范畴。通用名称在使用中的演变，是一把双刃剑，其利弊相互转化，这无疑是对相关权利人的严峻考验。而对于抢注通用名称为商标的行为，又该采取何种措施，本文结合有关案例作如下论述。

一、通用名称概述

（一）通用名称的定义

本文认为通用名称的定义有三个层面：一是法律层面。现行《商标法》并未对通用名称作出明确的定义，而国家工商行政管理总局出台的部门规范性文件《商标审查标准》则规定，通用名称、图形、型号，是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的名称、图形、型号，其中名称包括全称、简称、缩写、俗称。二是法理层面。法理层面有两种说法。一说通用名称是指反映一类商品与另一类商品之间根本区别的规范化称谓，具有广泛性、规范性。三是司法解释层面。最高人民法院则认为：所谓通用称谓即通用名称，是指以一定范围内普遍使用的名称，其本身不具有识别特定商品来源即商品提供者的功能。同时最高人民法院还将通用名称分为法定的和约定俗成的两种。其中，法定的通用名称是指法律规定或者国家标准、行业标准等规范性文件确定的通用名称，如蔬菜、水果、牛奶、酸奶等。而约定俗成的通用名称是指相关公众普遍认可和使用的通用名称，如贵州特点小吃肠旺粉、丝娃娃、豆花面等。

（二）通用名称的认定

本文认为，对通用名称进行认定的主要目的，在于确定通用名称的权利边界，在于厘清通用名称与商标之间的关系，在于引导商标注册人或商标权利人规范使用商标，从而净化和完善商标市场秩序。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第七条之规定，人民法院在判断诉争商标是否为通用名称时，应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。对于法定的通用名称的考量标准较好掌握，其评判标准有三：一是法律直接规定；二是国家标准直接规定；三是行业标准直接认定。对于约定俗成的通用名称，其考量标准分三个方面：一是绝大部分约定俗成的通用名称，一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准，如自行车又俗称“单车”；二是特殊情况下，对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，可以认定为通用名称。三是被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。另外，申请人明知或者应知其申请注册的商标为部分区域内约定俗成的商品名称的，应视其申请注册的商标为通用名称。同时，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第八条规定了人民法院审查判断诉争商标是否属于通用名称，一般以提出商标注册申请时的事实状态为准。如果申请时不属于通用名称，但在核准注册时诉争商标已经成为通用名称的，仍应认定其属于本商品的通用名称；虽在申请时属于本商品的通用名称，但在核准注册时已经不是通用名称的，则不妨碍其取得注册。

以河南省柘城县豫丰种业有限责任公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会关于“子弹头”辣椒种子商标的行政纠纷上诉案为例。该案中，第三人河南省柘城县三鹰种业有限公司以河南省柘城县豫丰种业有限责任公司注册的第31类辣椒种子“子弹头”系特定形状辣椒的通用名称，要求撤销“子弹头”商标，并提供了遵义市地区也有子弹头朝天椒的证据，最终法院以第三人未提交在我国其他辣椒产区有将“子弹头”作为辣椒诉称的情形，且提交的证据不足以证明“子弹头”已经在国家或本行业内成为广泛使用的商品名称，未支持第三人撤销该“子弹头”商标的请求。

二、通用名称在使用中的演变

通用名称在使用中，可以向注册商标、地理标志、证明商标、集体商标等转变。本文以通用名称与普通类型商标的相互演变为角度，详作阐述。

通用名称与商标分属两个完全不同的法律概念，通用名称与商标的关系主要体现在两者在满足一定条件时可相互转化。这种转化有两条路径，一是通用名称满足一定条件时可作为商标申请注册。《商标法》第八条规定了可以申请注册商标的不同要素及各要素间的组合，而通用名称既是社会公共资源的一种，也是商标元素之一。如该通用名称经过长期使用取得显著性和识别性时，则该通用名称可申请成为注册商标；二是已获准注册的商标在使用过程中，如出现丧失商标显著性等原因，该商标可转化为通用名称。如朗科公司的“优盘”商标，在使用过程中被撤销，最终成为计算机存储器的通用名称。很显然，从商标权人的角度看，通用名称转化为注册商标有利于商标权人最大化实现通用名称的商业价值，是商标权人主动、积极追求的结果。与此相反，已获准注册的商标转化为通用名称，则是由于多种原因致使商标逐渐失去显著性，导致被转化商标的商标价值发生了从大到小、从有到无的变化，商标向通用名称的转化是一种被动转化，商标权人应极力避免这种结果。下文将具体阐述通用名称与商标的两种演变形式及各自特点。

三、通用名称商标化

（一）通用名称申请注册商标的类型

通用名称申请注册商标有两种情形。第一种是通用名称就是注册商标本身，如商标权人柳州两面针股份有限公司获准注册的“两面针”牙膏、云南白药集团所有的“云南白药”牙膏、广西奥奇丽股份公司所有的“田七”牙膏；第二种是注册商标的构成要素中包含了通用名称，如商标权人上海竹家庄美食有限公司在餐饮类别获准注册的文字及图形的“竹家庄避风塘”商标。对比一般的商标注册，国家商标总局对通用名称申请注册商标的条件更为严苛。

（二）通用名称申请注册商标的条件

通用名称作为商标注册，不同于一般的商标注册。《商标法》第八条、第九条明确了普通商标注册的类型和条件，一般的商标只要同时满足显著性、识别性、且未与他人在先取得的合法权利相冲突这三个条件，即可申请注册。而根据《商标法》第十一条第一款、第二款“仅有本商品的通用名称，经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”之规定，比起一般商标，通用名称申请注册商标，增加了“经过使用”这一前提条件。本文认为，此处的使用至少包括三方面内容。第一是该通用名称的使用必须是商标性使用，其具体使用方式参考《商标法》第四十八条、《商标法实施条例》第六十三条之规定，即该商标性使用是指将通用名称用于商品、商品包装或者容器、商品交易文书、说明书或者其他附着物上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，最终实现识别商品来源的目的的行为；第二是该商标性使用应发生在商标申请注册之前，这就要求，商标权人如需要将通用名称申请注册商标，则在准备资料时，尽可能追溯到该通用名称作为商标使用的最早历史，越早越有证明力；第三是商标申请人提供的商标使用证据应符合证据基本要求，其证据以符合真实性、客观性、关联性为基本前提。

以家喻户晓的中国驰名商标两面针牙膏为例，“两面针”牙膏属于通用名称经长期使用取得显著性和识别性的代表。两面针本是通用名称，是一味中药名，最早记载于《神农本草经》,后收入于《本草纲目》。其商标权人柳州两面针股份有限公司经过改制后，成立于1996年。其实两面针商标最早的注册记录为1992年，其品牌的发展已历经30余年，截至目前，柳州两面针股份有限公司已注册了“两面针盐白”、“两面针氧白”、“两面针冰爽洁白”、“两面针优乐洁”、“两面针消痛”、“1口好牙两面针”等含有“两面针”商标元素的多个商标，甚至注册了多个联合商标及防御性商标。本文以为，“两面针”牙膏可谓是通用名称成功注册商标且维护商标成果较好的典范。

（三）通用名称商标化的保护与限制

孔祥俊教授认为，商标专用权的核心，是在相同或类似商品上的专用权和排他权。而商标保护的是商业标识的区别性，是以禁止不正当模仿和维护公平竞争为核心和立足点的，既是为了保护商业标识所承载的商誉，又是为了防止公众受误导①。本文以为，通用名称具有的广泛性、规范性等特征，决定了通用名称在进行商标注册之前，本身就易为相关公众所普遍知悉。且通用名称具有社会公共资源的属性，如“云南白药”商标中，云南白药本身也是一味中药名称。基于此，通用名称型的商标专用权的保护力度，明显弱于一般注册商标。这是商标法在通用名称使用过程中，权衡不同使用主体权利义务的结果。

现行《商标法》第五十九条明确规定了注册商标中含有的本商品的通用名称等的，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。这表明作为商标的通用名称的显著性和识别性，主要体现在商标权人通过长期使用，致使相关公众对该通用名称与商标权人提供的商品或服务之间，产生了唯一性、指向性的联系。本文理解，商标权人对已获准注册的通用名称型商标的专用权保护上，可以获得与一般商标相同的保护范围，但对已获准注册的通用名称型商标的排他权上，其无法禁止他人正当使用，这无疑极大地限缩了该商标的保护维度。在现有商标法律体系下，这也是此类商标权人不得不面临的事实。如入选《最高人民法院知识产权案件年度报告（2013）》的山西沁州黄小米（集团）有限公司与被申请人山西沁州檀山皇小米发展有限公司、山西沁县檀山皇小米基地有限公司确认不侵害商标权及侵害商标权纠纷案。该案中，最高人民法院认为注册商标权人不能因其在该商品市场推广中的贡献主张对该商品的通用名称享有商标权，同时商标权人无权禁止他人使用该通用名称来表明商品品种来源。

本文以为，“沁州”商标案便是对《商标法》第五十九条最好的诠释，也是通用名称成为商标后受法律保护范围及保护力度的案例参考。这也充分说明，通用名称成为注册商标的，在判断商标权人之外的第三人对该通用名称的使用是否构成侵权，评判标准为第三人的使用行为是否构成正当使用行为。而对于商标的正当使用，广东省高级人民法院知识产权庭副庭长张学军法官认为，商标的正当使用分为描述性正当使用、功能性正当使用、指示性正当使用三大类型②。本文认为，如商标权人之外的第三人对通用名称的使用如构成前三种类型的，则不易认定为商标侵权。同时，第三人对商标的正当使用行为是否规范、主观有无恶意也是正当使用的考量标准，如在同类商品上，将他人已注册的通用名称突出使用在自己的商品或服务上的，则属于商标侵权，此处便不再展开论述。

另外，对含有通用名称的知名商标的保护，本文以绵阳市为例浅述。根据《绵阳市知名商标认定和保护办法》第十四条、第十五条之规定，他人以绵阳市知名商标相同或者近似的文字作为相同行业企业名称或者字号使用，并可能引起公众误认的，绵阳市工商行政管理部门按相关法律法规处理。若知名商标的文字具有其他公用性质的，则不适用第十四条。本文以为，该办法第十五条（三）的规定为兜底条款，虽然该办法未进一步明确公用性质的具体情形，但结合商标法第五十九条之规定，此处的公用性质可能包含第三人善意使用已注册的含有通用名称商标的情形。

四、商标通用名称化

（一）商标通用名称化简述

通常意义上，商标通用名称化是指某一商标标示所具有的显著特征被减弱，逐渐演变为特定商品的通用名称的现象，也有学者称之为商标退化。纵观国内外，均出现不少商标通用名称化的案例，集中表现为原创型商标名称的通用化。如“Thermos”（热水瓶）原为美国瑟毛斯产品公司生产的热水瓶商标名称，后被认定为热水瓶的通用名称；“FREON”（氟利昂）原为美国杜邦公司注册的制冷剂商标，后被认定一种制冷剂的通用名称；“Aspirin”（阿司匹林）原为德国拜耳公司注册的药品商标，后被认定为止痛片、乙酰水杨酸的通用名称；“Escalator”(自动扶梯)在1950年之前原为奥的斯公司的商标名称，后被认定为电梯的通用名称；“Jeep”（吉普车）原为美国克莱斯勒公司的汽车商标，现为越野车种类之一的通用名称。前述例子充分表明，商标通用名称化后，被通用名称化的商标将被撤销，原商标权人无法再享有已撤销商标的专用权，其权利必然受到巨大影响。

（二）商标通用名称化的原因

近年来，商标通用名称化渐成上升趋势，尤其在新兴行业中。本文认为，商标通用名称化的原因有四：

第一，商标自身的显著性。此处的商标显著性以商标注册时的显著性为时间结点，分为两种情形。其一是显著性相对强的商标，一般用臆造词作为商标元素注册的商标，显著性相对较强。如卫浴品牌中，有九牧集团所有的中国驰名商标“JOMOO”，日本东陶公司所有的“TOTO”；而数码电子产品中，有联想的“Lenovo”、三星的“SAMSUNG”、原柯达公司的“KODAK”（柯达）。其二是显著性相对弱的商标。显著性相对弱的商标又分两种情形，一是指商标法第五十九条规定的“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名”的情形，如“中国黄金”商标；二是指商标中含有专业性极强的商品名称或本身就是专业性极强的商品词汇，如“Aspirin”（阿司匹林）。

第二，第三方的不当使用。此处的第三方主要指政府、行业主管部门、权威机构、新闻媒体、同业竞争者，其不当使用方式主要表现为是为便于传播、直接将该商标描述为该商标所代表的商品名称，而忽略该商标本身具有的商标属性。如1987年注册的“21金维他”商标，在1989年却被作为药品名称收入《中华人民共和国省、自治区、直辖市药品标准品种汇编》。

第三，商标权人的不当使用。商标权人的不当使用主要表现为三点。一是商标权人对商标过度宣传，易误导部分不明情况的消费者。以搜索引擎行业为例，百度有“百度一下，你就知道”；雅虎有“Yahoo!”，由于大面积的宣传，导致致使消费者产生混淆，将该商标等同于通用名称。我们在为“优盘”成为通用名称感到惋惜之余，也不得不有所警示；二是商标权人放任第三方的不当使用行为。部分商标权人误以为将商标被当作通用名称使用或宣传更有利于商标的传播，故放任第三方对其商标的不当使用或不当描述，长久来看，实属危险之举。如谷歌公司更因其在世界范围内具有的巨大影响力，其Google商标被收录《韦氏大学词典》。但该词典中将google当做动词，意指“在网络上搜索”，好在谷歌公司及时与有关机构进行交涉。有效阻止了商标的通用化进程。

第四，商标权人缺乏对商标的准确定位。部分商标权人由于没有系统、完善的商标战略规划，缺乏对该商标的消费群体、消费市场、消费文化的明确定位，如该品牌的产品或服务是以省内、国内市场为准、是以中老年还是青少年为准、是实用主义还是高奢主义，商标权人对其提供的商品或服务定位不清，就容易导致企业自身经营混乱、且不排除部分同行竞争者恶意的诋毁，从而在一定程度上加速商标名称的通用化进程。如蒙牛“酸酸乳”商标案中，除了该商标本身未申请注册这一因素外，多家同行业就提出酸酸乳系乳业的通用名称，其并非蒙牛独家商标的抗辩理由。

（三）商标通用名称化的法律后果

本文认为，商标通用名称化，是国家通过法律手段对商标资源进行重新分配的途径之一。根据我国《商标法》第四十九条、《中华人民共和国商标法实施条例》第六十五条之规定，注册商标成为其核定使用的商品通用名称情形的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，提交申请时应当附送证据材料。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。这意味着，商标通用名称化，将导致两个结果。一是该被通用名称化商标的法律性质已发生根本改变，由商标变成通用名称；二是被通用名称化的商标不再被商标权人这一个特定主体所有。相反，只要是法律允许的主体，均可使用该通用名称化后的“商标”。对商标权人而言，一个辛苦建立起来的品牌，是该企业的商业信誉和商业价值的载体，当其拥有的商标因符合前述规定，被商标局撤销后，该商标权人已不再对其享有商标专用权。这无疑会大大地挫伤企业的市场竞争力，甚至给企业带来致命的经营风险。

（四）商标通用名称化的预防措施

针对此，本文建议采取以下预防措施。第一，慎重设计商标。在商标的设计环节就避开商标法第五十九条的各种情形，确保申请注册的商标是先天显著性较强的商标。第二，慎重使用商标。商标的价值体现在使用上，商标使用环节是预防商标通用名称化最重要的环节，商标权人对商标的使用应紧紧围绕该商标的含义进行，围绕该商标本身的显著性、识别性进行，围绕该商标的商业使用目的进行。第三，慎重规划商标战略。此条主要适用于已具备省级以上知名度和影响力的商标，如绵阳本土的四川省著名商标“四心”茶叶、“佛泉”茶叶、“梓香”菜籽油、“圣吉康”鸡蛋、“圣迪乐”鸡蛋、“美乐”化妆品店等。本文认为，大部分已发展至省级以上知名度的商标，商标权人必然面临一个选择，是保持原状还是进阶中国驰名商标。如果进阶，在商标权人保证自身盈利能力的前提下，商标战略规划必是重中之重，如果缺乏切实合理的品牌规划，比如借用企业在行业内的影响力将商标进行通用名称化性质的宣传、不恰当的宣传，长远来看，却直接加速商标名称的通用化进程，给企业的品牌发展带来不可逆的消极影响。故建议商标权人能通过科学、客观、实际的考察，制定一套适合企业的品牌战略规划并切实执行，这对推动企业发展将会事半功倍。

五、对抢注通用名称现象的思考

近来年，由于国内王老吉和加多宝系列案、苹果与唯冠商标案、新百伦案等几起标的额近亿或超亿的商标类案件出现，导致原本暗流涌动的商标市场中又掀起了抢注国内外知名商标、抢注通用名称的热潮，且以抢注约定俗成的通用名称为主。据了解注册商标的审查工作目前尚以人工审查为主。商标审查过程中，因审查人员主观认识等因素限制，要识别出该注册的商标是约定俗成的通用名称存在一定难度。本文以为，行业协会、地方知识产权保护协会、地方知识产权局在保护通用名称方面，能够起到较大的引导和推动作用。但行业协会、地方知识产权保护协会属社团法人，系非经营性的自律组织，自身力量有限，如国家能拨出部分专项资金作为保护经费，由知识产权局等部门进行监管、再由该部门与相关协会联合行动，对地方上或行业内已出现的通用名称进行统计、梳理、认证、归档，对被抢注的通用名称及时申请撤销，对通用名称的使用进行合理、有序的引导，相信抢注通用名称的现象便能得到有效遏制。

结语

现行《商标法》第十一条肯定了通用名称的可注册性，为通用名称的善意使用者提供了立法保护依据，第五十九条则明确了正当使用通用名称的不同情形，界定了同一通用名称的商标权人与善意使用者之间的权利边界，此为商标立法之巨大进步。当然，立法活动有其滞后性。本文相信，新的商标立法或在司法活动会进一步细化通用名称认定及保护的相关规定，以促使相关主体更规范地使用通用名称，促进商标市场有序、健康发展，为通用名称相关权利人的维权提供更强有力的法律支撑。

参考文献：

①孔祥俊：《商标法适用的基本问题》，法律出版社，第84-85页；

②张学军：《（上）商标正当使用的司法认定》，选自张学军法官个人微信公众号《学军每日一案》，发表于2016年7月19日。